¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen las empresas a la hora de proteger su conocimiento? El abogado José María del Valle dio las claves para que las empresas desarrollen una estrategia sólida en un Arex Network de Aragón Exterior organizado con la colaboración de Ibercaja. 

Aragón Exterior organizó ayer, con la colaboración de Ibercaja, un Arex Network centrado en la protección del conocimiento en los mercados internacionales. El ponente fue el abogado José María del Valle, director de Desarrollo de negocio para Cataluña y Aragón del despacho Clarke Modet & Co, quien cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento legal en propiedad industrial e intelectual a multinacionales, pymes, universidades y organismos públicos.

LOS 11 ERRORES MÁS FRECUENTES

Tras tratar con cientos de empresas, start-ups, centros de investigación e instituciones en sus más de 30 años de experiencia profesional, Del Valle enumeró el decálogo de errores más comunes en los que se suele caer a la hora de intentar proteger el conocimiento en los mercados exteriores:

1. Creer que la protección es universal. «A veces se presupone que todas las legislaciones son iguales. Los derechos de propiedad intelectual son territoriales, por lo que no se puede pedir protección de una marca o una patente para todo el mundo. No existen las patentes mundiales».
2. Suponer que las legislaciones son iguales. «En España tenemos una ley de marcas, de patentes, de diseño, de secretos… Pero en EEUU, en China o en Nigeria también tienen las suyas y sus contenidos no tienen por qué coincidir con la forma en que se regula en nuestro país».
3. No verificar los registros de marcas y diseños en un país concreto. «Antes de entrar en un país hay que verificar la situación de qué marcas puede haber similares en el país para valorar bien y poder protegernos correctamente».
4. No utilizar sistemas regionales de protección. Son una buena vía para ahorrar trámites y costes. (¡Ojo! Con el brexit, Gran Bretaña pronto dejará de estar en el marco de la protección europea).
5. Solicitar demasiado tarde la protección en otro país. «Se empieza por una zona y se dejan las demás para cuando se quiera empezar a exportar. En Brasil, por ejemplo, en cuanto hablas con un posible distribuidor, ese distribuidor lo primero que va a hacer es registrar esa marca a su nombre y luego intentar negociar desde una posición dominante en el acuerdo de distribución con cláusulas abusivas. Esta situación también pasa en países bastantes conocidos. No se puede generalizar, pero sí hay que tener presente que puede darse esta situación». Del Valle también apuntó que algunas empresas también cometen el error de anunciar -en prensa en muchas ocasiones- a qué países se quieren dirigir, por lo que otros se les adelantan y registran su marca en esos países».
6. Divulgar información sin protección. «Es un error que cada vez se da menos. Divulgar conlleva imposibilitar la protección: si divulgo un conocimiento, automáticamente estoy cerrando a mí mismo la posibilidad de patentar ese conocimiento. Mi propia divulgación rompe la novedad de esa propia patente. Consejo: patentar primero y divulgar después».
7. Infringir derechos de propiedad intelectuaI de otros. «Puede haber un tercero que se nos ha adelantado, que tiene una marca igual que la nuestra,… así que puede que estemos vulnerando sus derechos. Es muy importante el concepto de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual: que yo tenga los derechos protegidos en España no me sirve para defenderme de una demanda por infracción de ese derecho en otros mercados. Hay que verificar que no vulneramos los derechos preexistentes de otros».
8. No dejar clara la titularidad al subcontratar. «Tiene que ver mucho con contratación. Pagar a un tercero para que desarrolle algo para nosotros no es suficiente garantía. Hay que poner una cláusula en el contrato en la que ponga que la propiedad intelectual de lo que se está desarrollando es vuestra».
9. Negociar licencias donde no hay protección. «Hay que verificar si, para un conocimiento concreto, realmente existe un derecho de propiedad industrial o intelectual sobre él en un determinado país. Es absurdo pagar royalties por una tecnología o por una patente que, por ejemplo, ha caducado y ya es de dominio público».
10. Utilizar marcas o diseños inadecuados al mercado local. «Hay que verificar en todos los idiomas que esa marca que tanto nos gusta no tiene connotaciones negativas o peyorativas en otros mercados».
11. Carecer de contratos que regulen las relaciones. «Lo mejor es regularlo por escrito y, cuanto más público sea el contrato -acudiendo a un notario si se puede-, más cerrado estará y más difícil será que disputen su contenido».

ESTRATEGIAS PARA PROTEGER EL CONOCIMIENTO EN PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Del Valle recomendó hacerse tres preguntas para poder determinar cuál es la mejor estrategia de protección del conocimiento cuando se va a ir a otros mercados:

• ¿Qué queremos proteger? «Tenemos que plantearnos qué me da una ventaja competitiva, qué me diferencia de los competidores y de lo que ya existe en el mercado».
• ¿Cómo vamos a protegerlo? «Existen diversos modos de protección: patentes, diseños industriales, marcas,… A veces, las herramientas de protección, pueden solaparse o ser alternativas. Estratégicamente podemos valorar distintas opciones para que, por ejemplo, nuestros competidores no sepan en qué estamos trabajando (patente versus secreto empresarial). En esta decisión también influyen los costes según la modalidad que se escoja».
• ¿Dónde vamos a protegerlo? Es una pregunta clave en los procesos de internacionalización. Al final tenemos que proteger país por país. Hay mecanismos para agrupar, pero debemos ir país por país.

¿Qué herramientas de protección del conocimiento existen? Para la propiedad industrial: modalidades inventivas, signos distintivos, diseños industriales, nombres de dominio, variedades vegetales y semiconductores. Para la propiedad intelectual: obras literarias, artísticas, científicas y software (el software no es patentable, pero sí se puede proteger como propiedad intelectual). Y común a ambas está la protección del know how a través de la figura de protección de secretos industriales.

Recomendaciones:

Del Valle insistió en que «debemos contar con una política clara de protección» sustentada en cuatro principios:

• Proteger: «Lo que no se protege como marca, patente o diseño puede ser copiado libremente. Debemos ser previsores respecto a los mercados donde queramos trabajar más adelante».
• Seleccionar qué se protege: «No todo se puede proteger o conviene no protegerlo, porque puede ser mayor el coste de proteger que los beneficios que vayamos a tener en ese mercado concreto. Debemos valorar y establecer países prioritarios y, donde hay ventas mínimas, valorar si vale la pena la inversión».
• Buscar la mejor forma de protección: «Si erramos al elegir el modelo de protección ya nos estamos equivocando en los cimientos de la estrategia».
• Incurrir en costes mínimos: «Hay que hacer una selección de los países donde queramos protegernos según el interés que tengan para nuestra empresa. Eso sí, sabiendo los riesgos que conlleva no proteger en otros».

CÓMO PROTEGER A NIVEL INTERNACIONAL…

EL DISEÑO INDUSTRIAL

Es la protección de la apariencia, de la forma estética, de un producto. Determinadas formas específicas, como la botella de Coca-Cola, le dan a la empresa una ventaja competitiva porque el consumidor las reconoce. El diseño también es muy importante en sectores como automoción, luminarias…

¿A qué sistemas de protección podemos recurrir?

• A nivel nacional, la ley que regula el diseño industrial en España es la LPJDI 20/2003 de 7 de julio. «Pero cada país del mundo tienen la suya», advirtió Del Valle.
• A nivel internacional se encuentra el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. Se van adhiriendo países, pero China todavía no. Este tratado permite aglutinar bastantes países en una única solicitud de protección.
• Diseño comunitario: Con el Reglamento Nº 6/2002 diciembre 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, una única solicitud cubre los 28 países de la UE con unos costes asequibles (El 31 de diciembre ya no valdrá para Reino Unido).

A estas posibilidades se suma el diseño comunitario no registrado, que nace con la divulgación y protege por tres años contra la reproducción idéntica por parte de terceros. «Es una excepción porque normalmente el derecho nace con el registro. Y solo vale a nivel de la Unión Europea».

La duración del registro de los diseños varía según el país, pero en la Unión Europea duran 25 años. Cumplidos esos años, caducan y se convierten en dominio público. «Pero hay estrategias para intentar alargarlo», apuntó Del Valle.

LAS MARCAS

Las marcas son los signos que sirven para distinguir productos o servicios de una empresa frente a otra. Existen multitud de tipos de marcas: denominativas, gráficas, mixtas, colores, pero también sonidos, olores, tridimensionales…

Los principios que rigen la protección de las marcas son la territorialidad y la especialidad, relacionada con la Clasificación Internacional de Niza, que cuenta con 45 categorías de clasificación. «Al clasificar una marca para una categoría, otro puede registrar esa misma marca para otra categoría distinta que no tenga nada que ver con la nuestra. Pero existe una excepción: la notoriedad de marca. Si el consumidor ya conoce nuestra marca de forma reputada, sí que podríamos ir contra alguien que hubiera registrado esa marca en otra categoría. Pero tendría que demostrar que mi marca es notoria», apuntó José María del Valle.

Entre las distintas figuras de protección se encuentran la marca nacional, la marca de la UE y la marca internacional (123 países se encuentran dentro del acuerdo de marcas internacionales).

El registro de las marcas se extiende durante 10 años desde la fecha de solicitud, pero se puede renovar todas las veces que se quiera.

El coste de proteger una marca no es igual en todos los países: «En los países de Oriente Medio, por ejemplo, es muy caro», señaló Del Valle.

LAS PATENTES

No es lo mismo invención que patente porque no todas las invenciones son patentables. La invención es el desarrollo de una solución práctica a una necesidad o problema práctica, mientras que la patente es un derecho de protección sobre el objeto de una invención. «Las ideas en sí no se pueden patentar, lo que se patenta es su realización. Para poder patentar algo necesitamos una realización técnica de esa idea», aclaró el director de Desarrollo de negocio para Cataluña y Aragón del despacho Clarke Modet & Co.

¿Cuáles son los requisitos para poder patentar?

• Novedad: que no haya nada igual antes de la solicitud de mi patente.
• Actividad inventiva: una invención tiene actividad inventiva cuando no se puede obtener a partir de lo ya conocido de manera evidente para un experto en la materia. «El problema es que es un tema subjetivo y cada país lo puede interpretar de una manera distinta. En un mercado te la pueden conceder y en otro no», aseguró Del Valle.
• Aplicación industrial: cuando pueda ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria.
• Suficiencia descriptiva.

Las patentes son geográficas, así que hay que protegerlas en cada país. La primera solicitud que se realiza -independientemente del país donde se haga- se llama “patente de prioridad” y la fecha de esa solicitud se llama “fecha de prioridad”. «Desde esa fecha tengo un año para decidir en qué países quiero proteger mi patente». La Solicitud internacional PCT (WIPO) nos permite extender ese plazo de un año hasta los 2,5 años desde la patente de prioridad para decidir en qué mercados quiero proteger esa tecnología vía patente. «Eso me permite, entre otras estrategias, negociar licencias con terceros en esos países y desarrollar mi estrategia internacional».

El registro de las patentes se extiende durante 20 años desde la fecha de solicitud, pero no hay posibilidad de renovación. Cumplido ese tiempo, la patente caduca y se convierte en dominio público.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sobre todo es importante para temas de software ya que estos no son patentables, por lo que la vía de protección es la propiedad intelectual. La duración de la propiedad intelectual para una persona física se extiende a lo largo de la vida del autor, a los que se suman 70 años después de su muerte; para una persona jurídica son 70 años después de su divulgación.

«Hay una diferencia importante frente a las patentes, el diseño industrial y las marcas: en la propiedad intelectual, el derecho nace por la creación de la obra, no hace falta registrar nada. Un software es mío por haberlo creado. Pero debemos dejar un medio de prueba para poder acreditar que fuimos nosotros quienes lo creamos, como llevar el código fuente a un notario, redactar un contrato con el tercero que ha contribuido a su desarrollo… Lo mejor es dejar esos rastros», aconsejó Del Valle.

EL KNOW HOW – SECRETO EMPRESARIAL

«Es una figura poco utilizada. Existe en el sistema legal desde hace muchos años, pero no se ha utilizado mucho porque no ha estado regulada por una ley concreta. En 2019 se publicó en España la ley que lo regula, que es fruto de una directiva europea, por lo que otros países europeos también tienen la suya», apuntó.

«Una de sus principales ventajas es que aquello que no podemos patentar, a lo mejor lo podemos proteger como secreto. Y es más económico que las patentes, que hay que hacer el trámite en cada país. Pero tenemos que instaurar mecanismos que acrediten que lo que queremos proteger es secreto».

De la inteligencia competitiva al coste

Del Valle también quiso destacar la importancia estratégica que tiene la inteligencia competitiva a la hora de afrontar esta estrategia internacional de protección del conocimiento. «Puedo verificar qué países están desarrollando qué y así contactar con una empresa concreta de otro mercado y ofrecerles una licencia de mi tecnología», ejemplificó.

Resumiendo, sea cual sea el modelo de internacionalización elegido por la empresa, «siempre hay que tener la titularidad controlada y debe figurar a vuestro nombre», remarcó Del Valle.

¿Y qué ocurre con aquellas empresas que cuentan con filiales en otros mercados internacionales? «En esos casos, todas las marcas, patentes… deben estar a nombre de la matriz y esta debe autorizar su uso a las filiales. Así no diluimos la fuerza de la marca frente a terceros».

Respecto al coste de estos procesos de protección, las tasas suben a la hora de registrar una patente o una marca dependiendo del número de países y por el número de clases que pides. En las patentes, la tasa va aumentando cada año. «Es como los seguros: si lo que quieres es tranquilidad, las tasas implican más inversión», resumió Del Valle.

Países y garantías

¿Ha mejorado China sus sistemas de protección del conocimiento? «Se está protegiendo cada vez más, se han puesto las pilas y, como muestra, en los rankings de patentes son el país número 1. Incluso multaron a una empresa europea por poner la “R” de marca registrada en sus productos porque no la tenía registrada en su país. Sigue habiendo pirateo, pero ha mejorado sustancialmente. El Gobierno chino ha hecho mucha fuerza», afirmó.

«Aunque no se puede generalizar, los países donde se producen más problemas en materia de marcas son Brasil, México, Turquía, Vietnam, Corea o Rusia. China también, pero no arriba de la lista. En Europa, EEUU y Japón pasa poco, pero porque son los países donde más se ha apostado por la propiedad industrial. Pero también es cierto que en España pasaba mucho hace 30 años», recordó.

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